商标权与外观设计专利权相冲突——商标权如何保护

    一、商标权与外观设计专利权相冲突，应如何处理本案原告的商标权申请日早于被告的外观设计专利申请日，但该商标的初审公告日迟于被告的外观设计专利申请日，如果两者的权利载体相同，应保护谁的权利？
　　
　　国家工商行政管理局在1995年12月7日《关于处理商标专用权与外观设计专利冲突问题的意见》中规定：对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计专利申请日期，在该外观设计专利被撤销或宣布无效之前，工商行政管理机关可以依照商标法，及时对商标侵权案件进行处理。据此，有人认为，当商标权与专利权发生冲突时，若外观设计专利申请日早于商标公告日，在商标被撤销前，可依专利法对有关专利予以保护。笔者认为，上述观点欠妥。
　　
　　由于商标权和外观设计专利权的授予分属于不同的部门，这两项权利的授予程序是不同的。商标经申请后，要经过初审公告，公告期是三个月，在这三个月内如无异议或异议不成立，则授予商标权。外观设计专利权经申请，经初步审查符合专利授予条件的，则授予专利权，不存在初审公告这一程序。商标权和外观设计专利权的授予程序的不同导致同时申请的权利请求获得授权的时间是不同的。当商标权与专利权发生冲突时，若外观设计专利申请日早于商标公告日，而商标的申请日又早于专利的申请日，如果对有关专利予以保护，对商标权人是不公平的。当事人将承受因授权部门的工作程序的快慢而产生不公平的结果。例如，同一权利载体一方先申请了商标注册，另一方后申请了外观专利，但商标权要经一定的审查才予以公告，经常是商标权公告日晚于外观专利申请日，当两者发生冲突时，如果保护了外观设计专利，在先申请的权利——商标权反而得不到保护。如果在先申请权利的设计是先于后申请的权利，将更不公平。综上，笔者认为，商标权与外观设计专利权发生冲突时，应适用维护公平竞争和保护在先申请权利的原则，即哪项权利申请在先，就保护哪项权利，除非申请在先的权利存在欺骗性或不正当性。当然，由于授权后还没有公告，公众无法知悉其权利已存在，则没有过错，不能认定侵权。认定被诉侵权的“权利”开始侵权的时间，应从所保护的权利授权公告后才开始起算。所谓申请在先的权利存在欺骗性或不正当性是指：1.虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行申请的；2.违反诚实信用原则，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；3.未经授权，代理人以自己名义将被代理人的权利载体进行申请；4.侵犯他人合法的在先权利进行申请的，这些在先权利包括公民的肖像权及姓名权、公民或法人的著作权、厂商字号权、原产地名称权等其它民事权利。
　　
　　二、外观设计专利权所包含的文字能否抗辩商标权如果被告外观设计专利权的申请日早于原告商标权的申请日，被告外观设计专利所包含的“金唛”文字能否抗辩原告注册商标“金唛（注：放弃‘唛’专用权）”？也就是说，外观设计专利权所包含的文字能否抗辩商标权？
　　
　　外观设计是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适用于工业上应用的新设计，其保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计产品为准。据此，要分两种情况：一是文字一般不是外观设计专利保护的内容。一般的文字不具有工业应用上的美感，难以作为外观设计来保护；二是如果文字是一种艺术字体，具有美感，又可以在工业上应用，就可以作为外观设计保护的内容。如“舞”字，它一般不能作为外观设计保护的内容，但如果将“舞”字写成艺术字体，具有美感，可将其作为舞蹈类产品如舞蹈鞋、舞蹈服装等产品的外观包装，就可申请外观设计专利来保护。就本案而言，被告外观设计专利所包含的“金唛”文字只是一般字体，没有美感可言，不属于外观设计专利权的保护范围，故被告以其专利权及其享有专利权的标贴中包含的“金唛”字样抗辩原告“金唛”注册商标专用权的主张，不应支持。
　　
　　三、原商标使用人未注册其商标而在他人将其注册后继续使用，是否构成侵权在原告“金唛（注：放弃‘唛’专用权）”文字商标核准注册前，被告就已使用，原告获准注册后继续使用是否构成商标侵权？
　　
　　我国商标权的取得是以注册原则为主，以使用原则为辅。注册原则是指按照申请商标注册的时间先后来确定商标专用权归属的原则。使用原则是指按照使用商标的先后来确定商标专用权归属的原则。我国商标权的取得是按照申请商标注册的时间先后来确定商标专用权归属的，只有出现同一天申请的情况，无法适用注册原则，才采用使用原则。
　　
　　原告的注册商标专用权受法律保护是从其核准注册后才产生法律效力，这种保护不能溯及商标核准注册之前的行为，只能在核准注册之后。被告在原告的“金唛”商标核准注册之前使用含有“金唛”字样的标贴作为其商品的包装装潢使用，是合法的，不应受到法律追究。但是，在我国的商标权保护实践中，商标一旦被依法核准注册，其注册商标专用权即受到商标法的严格保护，在同一种商品或者类似商品上，与注册商标相同或者相近似的非注册商标或者包装装潢使用的标识等，不管其使用是在注册商标核准之前还是核准之后，一般都要为之避让。在原告申请的“金唛”商标核准注册之后，被告在同一种商品调味酱上仍将与原告注册商标相同的文字“金唛”继续作为其商品的包装装潢使用，足以造成消费者的误认，依照《中华人民共和国商标法（1995年）实施细则》第四十一条第（2）项的规定，属于《中华人民共和国商标法（1993年）》第三十八条第（四）项所指的侵犯注册商标专用权的行为，应依法承担民事责任。但并非原商标使用人未注册其商标而在他人将其注册后继续使用，均构成侵权，在如下情况就不构成侵权：

    1.连续使用至1993年7月1日的服务商标，与他人在相同或类似的服务上已注册的服务商标（公众熟知的服务商标除外）相同或近似的，由其使用人可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。“连续使用至1993年7月1日的服务商标”，是指在该日前开始使用，且在该日仍使用在同一服务项目上的服务商标；但在该日前三年内一直未使用的除外。服务商标继续使用时，使用人须遵守下列规定：不得扩大该服务商标的使用地域；不得增加该服务商标使用的服务项目；不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外；不得将该服务商标转让或者许可他人使用。使用人违反前条规定的，视为侵犯他人商标专用权，由有关部门依照《中华人民共和国商标法》及其实施细则中的相应规定予以处理。可以继续使用的服务商标连续三年停止使用的，则原使用人不得再继续使用。服务商标的注册人同继续使用人发生纠纷时，使用人应当向处理该纠纷的工商行政管理机关或者人民法院提供其在1993年7月1日前实际使用该服务商标的证据。
　　
　　2.未注册商标已成为为公众熟知的商标。所谓公众熟知的商标一般是指在相关公众范围内知名的商标。如果将他人已为公众熟知的商标进行注册后，在公众熟知的商标的所有权人继续使用又诉其侵权的，若被告向商标评审委员会申请撤销原告商标，可中止该案的审理；若被告未向商标评审委员会申请撤销原告商标，可直接驳回原告的诉讼请求。
　　
　　3.未注册的商标享有其它合法的在先权利的。未注册商标的构成要素文字、图形或其组合如符合著作权的要件，则享有著作权；未注册的商标如果符合外观设计专利权的授予条件，则可获得外观设计专利权；未注册的商标如果同时是企业的商号标记，则可获得企业名称权；未注册的商标如果同时又是知名商品的特有名称、装潢，则可作为知名商品的特有名称、特有装潢来保护。原商标使用人未注册其商标而在他人将其注册后继续使用，如具有上述合法在先权利，则不构成侵权，且未注册商标的所有人还可以向商标评审委员会以商标注册不当为由申请撤销该注册商标。